En este artículo, descubrirá información crucial sobre la incorporación de un término geográfico en una marca comercial y comprenderá por qué hacerlo puede no ser siempre la opción óptima para su negocio, lo que puede conducir a una denegación en determinadas circunstancias.
Lo que debe tener en cuenta con respecto a la incorporación de un término geográfico en una marca
La incorporación de un término geográfico en una marca comercial lo coloca a usted y a su marca en una posición precaria, ya que la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) puede rechazar su solicitud de marca. Las denegaciones suelen clasificarse en dos categorías cuando las marcas incluyen términos geográficos: 1) denegaciones geográficamente descriptivas y 2) denegaciones geográficamente engañosamente descriptivas.
La USPTO considera que una marca propuesta es geográficamente descriptiva si
- Una ubicación geográfica bien conocida es el significado principal de la marca.
- Los productos y/o servicios se originan en la ubicación geográfica especificada en la marca; y/o
- Los consumidores potenciales podrían asumir fácilmente que los productos y/o servicios provienen de la ubicación indicada en la marca.
Si una marca propuesta combina el nombre de una ubicación geográfica con elementos inherentemente distintivos, el solicitante podría evitar la denegación. Sin embargo, la adición de términos meramente descriptivos o genéricos al nombre de una ubicación geográfica no suele alterar el significado primario de la marca.
Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2009, un solicitante solicitó el registro de la marca «CATALINA ISLAND GRANOLA & DESIGN» para granola. Inicialmente, la USPTO consideró que la marca era geográficamente descriptiva y emitió una denegación. Sin embargo, la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas revocó la denegación porque, a pesar de que el significado principal era un término geográfico, no había pruebas de que el lugar especificado en la marca fuera conocido por producir granola. En esencia, la junta no encontró ninguna asociación producto-lugar.
La USPTO califica una marca propuesta como geográficamente engañosamente descriptiva si
- Una ubicación geográfica ampliamente reconocida es el significado principal de la marca.
- Los productos y/o servicios mencionados en la solicitud no son originarios de la ubicación geográfica especificada en la marca.
- El público podría creer fácilmente que los productos y/o servicios provienen de la ubicación indicada en la marca debido a una asociación existente; y/o
- La tergiversación de la marca desempeña un papel crucial en la decisión del público de comprar los productos y/o utilizar los servicios.
Por ejemplo, en 2012, la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas concluyó que la marca propuesta «REAL RUSSIAN» para el vodka era engañosamente engañosa desde el punto de vista geográfico y confirmó la denegación de la USPTO. Esta decisión se basó en que el significado primordial de la marca era una ubicación geográfica, los productos no eran originarios de Rusia y la probabilidad de que el público supusiera que los productos eran de origen ruso.
¿Es recomendable utilizar un término geográfico en una marca?
En general, no. Sin embargo, el asunto tiene matices. En Jurado & Associates, P.A., recomendamos constantemente optar por la marca más fuerte posible, ya que estas son más exigibles legalmente. En el ámbito de las marcas, una marca fuerte es sinónimo de una marca distintiva. Sin embargo, reconocemos que puede optar por incorporar una marca comercial que contenga términos genéricos o descriptivos que tengan un significado personal. Tal vez el lugar de su educación tenga un profundo significado personal y desee incluir su nombre en su marca registrada.
Si bien la integración de un término geográfico en una marca suele desaconsejarse debido al elevado riesgo de denegación, puede ejecutarse con éxito siempre que la marca propuesta satisfaga criterios específicos. Si conservar un término geográfico en su marca no es negociable, podemos ayudarle a seguir los pasos necesarios para obtener la aprobación de la USPTO para su marca.
Comuníquese con Jurado & Associates, P.A. hoy al (305) 921-0976 o comparta los detalles de su caso por correo electrónico a [email protected]. Nos dedicamos a ayudarlo a establecer y proteger su marca.
